Blog de Sindicatura Concursal

INTRODUCCION:

No quedan dudas que el estado de cesación de pagos de una persona Física o jurídica, acarrea - ya sea por la convocatoria de acreedores a través de la apertura de un concurso o en situación más crítica por la quiebra-, una serie de efectos y consecuencias jurídicas de especial importancia.-

Sin entrar a considerar puntualmente ninguna de las diferencias entre los concursos y las quiebras, solo quiero detenerme en dos de los efectos jurídicos a mi criterio más importantes de la situación falencial, según se trate de concursos o de quiebras.-

Me refiero a que mientras en el concurso el deudor conserva la administración de sus bienes con vigilancia del sindico, en la quiebra a partir de la sentencia se produce el desapoderamiento de la disposición y administración de los bienes del deudor.-

A partir de estas dos diferenciaciones básicas podremos comprender algunas situaciones que nos orientarán de modo distinto al momento de proteger el activo marcario.-

FALTA DE USO. EXTINCIÓN DEL DERECHO:

Ello condiciona por un lado la renovación, para aquellos registros no utilizados dentro de los 5 años previos a su vencimiento, mientras que también sanciona con la caducidad del registro aquellas marcas que no puedan justificar su uso dentro de los 5 años previos a la fecha de la iniciación de la acción de caducidad. Salvo que mediaren causas de fuerza mayor.-

En síntesis vemos que la “falta de uso” de las marcas, es una de las causales de extinción del derecho marcario; excepto aquellos casos de falta de uso por causas de fuerza mayor.-

¿CAUSAS DE FUERZA MAYOR?

El tema del uso no es una cuestión novedosa en nuestra legislación marcaria, pero si resulta interesante el análisis de la excepción de la causal de fuerza mayor dentro de ese Instituto.-

Por ello nos preguntamos ¿Que es la causa de fuerza mayor?.-

Destaco de este texto la expresión EXCUSA LEGITIMA que más adelante volveré a tomar.-

Es decir, ninguno de los antecedentes reseñados utiliza la expresión fuerza mayor, sino que la excepción se funda por el lado de la “excusa legitima” o simplemente una excepción que justifique su “inacción” o falta de uso.-

Sinceramente existen gran cantidad de normas del Código Civil que también utilizan en forma indistinta los términos fuerza mayor y/o caso fortuito mientras que otros artículos del mismo cuerpo normativo, solo mencionan la fuerza mayor o el caso fortuito.

Sin perjuicio de ello a los fines de nuestra excepción tomaremos el análisis de la causal de fuerza mayor a partir del concepto del Art. 514 del Código Civil, destacando las siguientes características: IMPREVISIBLE, INEVITABLE, NO IMPUTABLE O AJENO AL DEUDOR, ACTUAL, INSUPERABLE O IMPOSIBLE DE CUMPLIR..

Ahora bien partiendo de esta conceptualización y caracterización ¿es posible tomar como causal válida de fuerza mayor a los fines de la caducidad/ renovación la falta de uso por desapoderamiento derivada de la sentencia de quiebra?

Me adelanto a decir que NO hay fuerza mayor técnicamente hablando en la situación falencial del deudor. Ello pudo preverse y seguramente evitarse etc.

Sin perjuicio de ello es una EXCUSA LEGITIMA válida para justificar la falta de uso, obviamente, no aplicable a los contados casos de continuidad de la explotación de la fallida.

Tan es así que tanto el INPI como la jurisprudencia (fuero comercial) la aceptan como tal y creo que ese debe ser el criterio.

Luego se podrá analizar más profundamente cual es el límite de tolerancia de dicha justificación.-

De igual forma, este fallo independientemente de categorizar al desapoderamiento como una causal de fuerza mayor, resolvió que las marcas vencidas (fundamento de oposición) podían ser reinscriptas por el Síndico, otorgándole un plazo de sesenta días para ello, amen de considerar a estas marcas /vencidas no renovadas y sin uso ) como fundamento de oposición válido para dirimir el conflicto de confundibilidad marcaria.-

De todo este análisis se deduce no solo la excepción de la fuerza mayor, sino también la excepción al principio de atribución registral (Art. 4 LM) confiriéndole la ventaja de reinscripción, como suerte de privilegio.-

Idéntica conceptualización entre el desapoderamiento y la fuerza mayor ocurrió en los autos “PORLAIN S.A. C/ PORCELANA AMERICANA S.A. Y OTRO S/ CADUCIDAD DE MARCA. (MARCA “HARTFORD) Cámara Comercial, Sala B del 28/06/2007”, donde destaco parte del considerando que dice: “….la falta de uso transcurre durante la vigencia de la quiebra…, en la que salvo el supuesto de continuación de la empresa no tuvo posibilidad alguna de utilizar las marcas”.-

FUERO DE ATRACCIÓN:

Partiendo de los principios de universalidad y concursabilidad del proceso falencial se impone la vigencia del fuero de atracción.-

El Art. 21 Ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522 (en adelante también individualizada como LCQ) dispone: “La apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos..”.

En ese sentido el nuevo Art. 21 LCQ ha quedado redactado de la siguiente forma: “Quedan excluidos …..: 1. Los procesos de expropiación, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales; 2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes; 3. Los procesos en los que el concursado sea parte de un litis consorcio pasivo necesario….”.

Por su parte el Art. 132 LCQ también aplica el fuero de atracción y dice: “La declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella tramita, todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en el artículo 21 inciso 1) a 3) bajo el régimen allí previsto”.

¿QUÉ SUCEDE CON LOS JUICIOS SOBRE MARCAS?

Veamos que sucede en los juicios sobre marcas y especialmente en los casos de las acciones previstas en la Ley de Marcas, tales como:

• ACCIONES POR CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA;
• CESE DE USO DE MARCA;
• CADUCIDAD POR FALTA DE USO
• NULIDAD DE REGISTRO;
• REIVINDICACION DE MARCA;
• ACCIONES DE DENEGATORIA DE REGISTRO.-

Para ello partimos de un elemento esencial del instituto en estudio, que pasa por el contenido patrimonial de la acción en juego.-

Tan es así que en los casos de las acciones por cese de oposición al registro de marca; tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante también individualizada como CSJN), como la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial de Federal de Buenos Aires (en adelante también individualizada como CCCF), entendieron con criterio acertado que no hay contenido patrimonial en juego en esta acción; por ende, este tipo de causas no son atraídas por el Juez de la quiebra / concurso.-

En el fallo ASOCIACION ARGENTINA DE ADVENTISTAS DEL 7º DIA C/ FIBAS S.A.C.I.A. S/ OPOSICION REGISTRO DE MARCA. CSJN 17/11/94 se destaca lo siguiente: “Si se tiene en cuenta que el instituto del fuero de atracción presupone, como premisa sustancial, que se encuentren discutidos derechos patrimoniales, estimo que le asiste razón al juez nacional, toda vez que en autos no se encuentra controvertida la titularidad, vigencia y/o alcance de la marca (Granix), que en su caso, pudiere derivarse en perjuicios económicos, sino que lo único que se discute son aspectos indicativos, tangenciales, añadidos a las etiquetas de su producto, lo cual en ningún modo se invoca pudiere suscitar cuestiones de esa índole, lo que carece de verdadera significación patrimonial en la masa de la quiebra”.-

Por su parte las Sala II y III CCCF tomaron otro criterio, disponiendo la atracción concursal para este tipo de causas.-

Para estas Salas la marca constituye una propiedad y la acción tiene repercusión patrimonial.- 

Sala II CCCF 22/04/2003 Causa nº 137/97 Americatel Corporation c/ América TV S.A entre otras.- 

Sala III CCCF 27/5/04 Causa N° 8248/01 “Sancor Cooperativas Unicas Ltda. c/ Ghelco SAICA”; 5/9/2002 Causa n° 2459/00 May Milch Gmbh & Co Kg c/ Banco Mayo Cooperativo Limitado s/ Cese de Oposición al Registro de Marca.-

Toda esta divergencia Sala I por un lado y Sala II y III por otro, provocó que a partir de una resolución de Sala III -que remitía la causa al juez de la quiebra- , la firma SANCOR interpusiera un recurso de inaplicabilidad de la ley con el objeto de unificar la doctrina sobre cuestiones de derecho entre las Salas de una misma Cámara, a fin de evitar sentencias contradictorias.

Si bien el recurso fue declarado inadmisible por un tema relacionado a la improcedencia del mismo para una resolución interlocutoria y no definitiva, cabe destacar que del Plenario 23/8/05: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA. C/ GHELCO SAICA S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA Causa Nº 8.248/2001. CCCF, surgen conceptos interesantes esgrimidos por los Sres. Jueces, entre ellos el Doctor Eduardo J. Vocos Conesa que dijo: “I. En las demandas por cese de oposición al registro de una marca, cuando la oponente se presenta en concurso o es declarada en quiebra, la Sala II que integro -considerando la repercusión patrimonial de la acción ejercida- ha resuelto que son alcanzadas por el fuero de atracción del juicio concursal (confr., entre muchas otras, causas: 6954 del 10-10-89; 7034/92 del 1-10-93; 8823/94 del 18-11-94, etc..)Y en el mismo sentido se pronunció la Sala III en la resolución de fs. 100/101, contra la que se articuló el recurso de inaplicabilidad de la ley (fs. 103/110),. Solución ésa que tiene en cuenta, por un lado, que el signo marcario debidamente registrado constituye una propiedad (mi voto en la causa 2459/2000 del 5-9-2002) y, por otro, que el proceso marcario devenga gastos -costas y honorarios- que pueden tener incidencia en el patrimonio del concurso, aun cuando no se hubiera cuestionado en forma directa la titularidad, vigencia o alcances de la marca invocada como sustento de la protesta formulada en sede administrativa”.

Respecto del resto de las acciones (cese de uso de marca; caducidad por falta de uso; nulidad de registro; reivindicación de marca y acciones de denegatoria de registro) el tema es mucho más claro y no hay duda que todas poseen contenido patrimonial en juego por ende en principio son atraídas por el Juez Comercial donde tramita el proceso falencial. Excepto los casos previsto por la nueva reforma introducida en el Art.21 por la Ley 26086 que dice: “Quedan excluidos de los efectos antes mencionados……. 2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes; 3. Los procesos en los que el concursado sea parte de un litis consorcio pasivo necesario. En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas.

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES EN EL INPI

Existen diferentes trámites y/o procedimientos en interconexión entre el concurso-quiebra y la autoridad registral (INPI).-

Partiendo de la averiguación patrimonial de los bienes del deudor hasta la notificación de la inhibición general para disponer y gravar los bienes registrables del deudor, se advierten algunas dificultades propias del desconocimiento del procedimiento, donde se omite en algunos casos conservar la vigencia de las marcas como asimismo se omite renovar los embargos e inhibiciones trabados, ocasionando en algunos casos el vencimiento o abandono de las marcas, como también la liberación del gravamen sobre las personas y los bienes que puede generar la libre transmisibilidad de estos activos con dificultades posteriores para su recuperación.-

Otro tema importante, es el cuidado a tener al momento de adquirir marcas en las quiebras sin importar su forma de adquisición -SUBASTA PÚBLICA, SUBASTA PRIVADA, OFERTA BAJO SOBRE o VENTA DIRECTA-.-

Para ello valga la recomendación de controlar previamente el alcance y vigencia de las marcas que son ofrecidas, incluso el control en cuanto a si esa marca, no posee una versión mixta en otro lote diferente.-

Cualquiera sea la forma de adquisición el juez debe informar y ordenar a través de oficio la inscripción a favor del adquirente junto con el levantamiento de embargo e inhibición que pesa sobre las marcas y su titular. Destaco que si la marca fue adjudicada a una persona física o jurídica y luego esa persona cede a un tercero los derechos, ese tercero deberá inscribir en el INPI la cadena de cesiones desde el adjudicatario al titular definitivo. No hay tracto abreviado en la inscripción de marcas.-

LEGITIMACIÓN PROCESAL. IUS PROHIBENDI

Pero ¿Qué sucede en concursos y quiebras? ¿Existe desplazamiento de ese derecho?

En los concursos el tema es relativamente sencillo por cuanto no hay pérdida de la legitimación procesal y por cuanto no opera el desapoderamiento de bienes, solo se trata de una custodia indirecta y el deudor mantiene el ejercicio del ius prohibendi.-

El problema se plantea en la quiebras a partir del desapoderamiento y la perdida de la legitimación procesal de los bienes desapoderados y es en esa situación donde el síndico ocupa la legitimación procesal para llevar a cabo el ejercicio del ius prohibendi.-

En ese sentido el Art. 110 LCQ dice: “El fallido pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico. Puede, sin embargo, solicitar medidas conservatorias judiciales hasta tanto el síndico se apersone, y realizar las extrajudiciales en omisión del síndico”.-

Sin perjuicio de lo reseñado, el síndico está obligado por sus funciones inmediatas no solo a mantener el activo del fallido, entre ellos las marcas; sino también a conservarlo a través de la custodia y protección respecto del uso indebido por tercero.-

Independiente de las acciones del derecho común sobre nulidad, anulación, simulación, revocatoria pauliana, de ineficacia etc., también posee la misma legitimación para llevar a cabo las acciones del derecho marcario incluso la acción de reivindicación o restitución o como prefieran llamarla, tan cuestionada en el derecho de marcas, a los fines de recobrar mediante transferencia obligatoria el activo perteneciente al deudor fallido.-

Mas allá de la discusión doctrinaria que básicamente descansa en la apreciación sobre la acción de reivindicación de las cosas y no sobre los bienes, las diferencias entre las acciones reales de reivindicación y personales de restitución, como la realidad del principio atributivo de las marcas registradas diferente al declarativo de las marcas con uso, o el criterio por el cual la reivindicación solo procede frente a la desposesión de las cosas y no de los bienes, se hace difícil sostener la procedencia de la misma.

Sin embargo me tienta proponerla para algunos casos, que podrían menoscabar el derecho de los acreedores y cuyo objetivo es recuperar la “posesión” de la marca para restituirla a favor del “titular” o a la masa de acreedores.-

Obviamente sin querer forzar conceptos que no corresponden, pero si dando solución a partir de esta herramienta, entiendo factible su procedencia en casos puntuales, tales como: la falta de renovación de una marca y posterior solicitud de registro a nombre de un tercero con conocimiento de pertenencia ajena; los casos de autorización tacita de uso con permiso de registro a favor del autorizado; los casos de registro a nombre de los agentes / distribuidores; o incluso para el caso de los registros efectuados a nombre personal de los socios de marcas explotadas exclusivamente por la empresa fallida; entre otros posibles casos donde pueda advertirse un desapoderamiento ilegitimo de la marca.-

CONCLUSIÓN

Por último y como conclusión quisiera resumir tres puntos:

1) Respecto de la excepción de fuerza mayor del Art. 26 LM:

Entiendo que quizás un error de técnica legislativa consignó la expresión fuerza mayor cuando debería haber consignado la expresión excusa legítima siguiendo la similitud con el Código francés y en concordancia con el Convenio de Paris en cuanto a una justificación de la causas de inacción.-

2) Respecto del fuero de atracción:

Creo que las causas por cese de oposición al registro de marca, no deben ser atraídas por el fuero concursal por cuanto no hay contenido patrimonial en dicha acción, independientemente del criterio de propiedad que posee el signo marcario y los gastos que devenga el proceso. Incluso propongo atenuar el rigorismo para el resto de las acciones, so pretexto de mantener la especialidad de la competencia y agilizar el proceso que a veces se encuentra congestionado dentro del proceso concursal.-

3) Respecto de la procedencia de la “acción de reivindicación”:

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad.